해외상표출원요령

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리앤목특허법인
  • 브랜드네이밍

    해외에서 실제 사용할 상표를 고려하여, 영문만으로 상표출원을 할지 또는 국문과 결합할지 여부를 결정해야 합니다. 마드리드 국제출원의 경우 동일한 국내 기초출원이 필요하며, 국문만으로 구성된 국내출원을 기초로 하여 영문으로 국제출원 또는 미국출원을 하는 것은 불가합니다. 따라서, 국내 및 해외에서 사용할 상표태양을 먼저 결정하고, 출원할 국가의 제도에 따라 국문 또는 영문상표의 출원 여부를 결정하는 것이 좋습니다.



  • 등록가능성 조사

    상표가 정해지면 출원을 하기 전에 등록가능성 조사를 먼저 진행하는 것이 좋습니다. 식별력의 유무 및 동일유〮사한 선행상표의 유무 등을 미리 검토해볼 수 있으며, 사전 조사를 통하여 상표의 최종 등록 가능성을 예측해볼 수 있습니다. 사전 조사는 국가마다 개별적으로 진행해야 하며, 동일상표의 경우 아래 검색 사이트에서 확인해볼 수 있습니다. 다만, 유사상표의 경우 국가마다 유사여부 판단 기준이 다르므로 현지대리인을 통해서 확인해보아야 합니다.

    Tmview (EUIPO) – 248개국, 36개언어, 60M 상표
    https://www.tmdn.org/tmview/welcome.html
    Global Brand Database (WIPO) – 55개국, 45M 상표
    http://www.wipo.int/branddb/en/



  • 해외출원

    등록가능성 조사 결과 특별한 거절이유가 발견되지 않는 경우 해외출원을 진행합니다. 해외출원은 i) 각국의 현지대리인을 통하여 각국 특허청에 직접 출원서를 제출하는 방법(“개별국 출원”) 또는 ii) 하나의 국제출원서에 출원할 국가를 일괄적으로 다수 지정하여 국제사무국에 제출하는 방법(“마드리드 국제출원”) 두 가지가 있습니다. 다만, 마드리드 국제출원의 경우 마드리드 의정서 가입국(현재 123개 회원국)만 가능하며, 미가입 국가는 개별국 출원만이 가능합니다. 각 절차의 주요 차이점은 다음과 같습니다.

    개별국 출원
    마드리드 국제출원
    출원서 제출
    각국의 현지대리인을 통하여 각국 특허청에 직접 제출 하나의 국제출원서에 출원할 국가를 지정하여 본국관청(대한민국 특허청)에 제출하면, 본국관청이 방식심사 후 국제사무국에 송부하고, 국제사무국은 또 다시 방식심사 후 각국 특허청에 송부함
    국내 기초출원
    필요하지 않음 (일부 국가 예외) 필요함 (국제등록일로부터 5년 이내에 국내 기초출원이 거절, 무효되는 경우 국제등록도 같이 소멸하므로, 국내 기초출원 관리가 중요함)
    비용
    각국 현지대리인을 통하여 출원하므로, 국가 수가 많은 경우 비용이 많이 발생할 수 있음 하나의 국제출원서로 다수의 국가 지정할 수 있으므로, 국가 수가 많은 경우 개별국 출원 대비 비용 절감이 가능함
    심사기간
    국가마다 상이함 각국 심사기간은 개별국 출원과 동일하나, 각국 심사 전에 본국관청/국제사무국에서의 방식심사기간이 추가됨(약 3-5개월)
    존속기간
    출원일 또는 등록일로부터 10년 (국가마다 상이함) 국제등록일로부터 10년
    등록 후 관리
    갱신, 양도, 정보변경 등의 절차는 각국 현지대리인을 통하여 진행 국제사무국에서 일괄적으로 갱신, 양도, 정보변경이 가능함



  • 등록 후 사용 및 유지관리

    각국의 심사를 거쳐 최종 상표등록이 되면, 상표권자는 해당 상표를 지정상품에 대해 독점적으로 사용할 수 있으며, 10년을 주기로 존속기간 갱신이 가능합니다. 다만, 상표등록일로부터 3년 또는 5년(국가마다 다름)의 기간 내에 상표를 전혀 사용하지 않을 경우 제3자의 불사용취소심판 청구에 의하여 상표등록이 취소될 수 있으므로, 주의가 필요합니다. 또한, 일부 사용주의 국가의 경우 3년 또는 5년을 주기로 사용자료를 제출해야 등록이 유지될 수 있습니다.