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리&목특허법인

  • 산업재산권 제도 활용의 극대화를 위한 중소기업/벤처기업 경영자를 위한 조언

    ° 출원을 서둘러야 합니다.

    ° 특허, 실용신안에 대한 관심을 꾸준히 보여야 합니다.

    ° 권리침해에 대하여 적극 권리를 주장해야 합니다.

    ° 침해의 주장에 대해서 너무 쉽게 물러서지 말아야 합니다.

    ° 새로운 기술개발에 투자하기 앞서 반드시 선행특허에 대한 조사를 해야 합니다.

    ° 기술 도입 계약시 반드시 관련 기술에 대한 관련 특허 조사를 해야 합니다

    ° 우리나라에 특허등록 혹은 상표등록된 기술에 대한 독점 라이센스 계약시 반드시 특허전용실시권 또는, 상표 전용사용권 등록을 받도록 힘써야 합니다.

    ° 특허 받지 않은 기술에 대하여 영업비밀 요건을 갖추도록 해야 합니다.

    ° 해외 진출에 앞서 상표와 기술에 대한 특허권의 확보를 도모해야 합니다.

    ° 유능한 변리사를 선정하고 일단 선정한 후에는 신뢰해야 합니다.



  • 지적재산권 관리의 실제

    출원관리

    출원은 회사에서 개발한 기술이나 디자인 또는 상표 등에 대하여 일정한 양식과 절차에 따라 특허청에 독점권을 요구하는 것이라고 할 수 있습니다. 개인이 할 수도 있지만 그 준비가 까다롭기 때문에 대개 변리사에게 위임하여 대리하도록 합니다. 이와 관련되는 업무는 다음과 같습니다.

    ° 출원 대상 및 가능성의 검토/선정
    ° 변리사 선임 및 업무협의
    ° 출원자료의 준비
    ° 출원대장의 관리


    출원 후 사후 관리

    일단 출원하게 되면 특허청은 등록가능성을 심사하게 되며 이 과정에 있어 출원 보정이나 보완이 필요한 경우가 많습니다. 이를 위해 지적재산권 담당자는 다음과 같은 업무를 수행하게 됩니다.

    ° 출원현황의 유지
    ° 거절이유의 검토
    ° 보정 등 대응책의 검토
    ° 발명자, 변리사와 협의


    등록 지적재산권 관리

    무사히 등록을 받아 독점권을 확보한 특허, 실용, 의장 및 상표권에 대한 권리의 유지 및 행사와 관련된 업무는 다음과 같습니다.

    ° 등록대장의 유지
    ° 년차료 납부
    ° 개량기술의 추적 및 출원
    ° 라이센스의 허락 및 계약
    ° 특허침해에 대한 권리행사(민·형사사의 고소, 고발, 심판, 화해 등의 절차)


    기술정보의 관리 및 활용

    특허담당자의 가장 중요한 업무중 하나가 지적재산권 기술정보의 활용입니다. 특허정보는 기술정보의 보물창고라 고 할 수 있습니다.우리나라 뿐만 아니라 미국, 일본, 유럽에서 특허출원된 최신기술들에 대한 정보를 얻을 수 있습니다. 이와 관련된 업무는 다음과 같습니다.

    ° 기술개발 프로젝트를 위한 기초기술조사(패턴트 맵의 작성)
    ° 기술도입시 도입 기술의 가치평가를 위한 자료수집
    ° 경쟁사의 기술개발 현황 파악
    ° 침해의 주장에 대한 반박자료 수집
    ° On-line 데이터베이스 가입 및 활용


    영업비밀의 관리

    자기의 기술을 공개하는 댓가로 특허권을 얻는 대신 이를 비밀로 하여 재산적가치를 유지할 수도 있습니다. 이를 영업비밀이라고 하며 부정경쟁방지법에 의하여 보호됩니다. 이와 관련되는 업무로는 다음과 같습니다.

    ° 영업비밀 분류 기준의 설정
    ° 영업비밀의 분류
    ° 비밀 취급자의 관리
    ° 영업비밀 준수계약의 청구
    ° 퇴사자 관리 등이 있습니다.


    기타

    ° 지적재산권에 대한 직원 교육
    ° 산업재산권 제도에 대한 자료 수집



  • 지적재산권 관리요령

    지적재산권 관리업무는 상당히 방대하므로 기술집약형 산업분야의 대기업들은 대개 지적재산팀 혹은 지적재산경영전략팀 등의 명칭하에 수백명에 달하는 직원이 앞서 열거한 업무들을 분담하고 있습니다. 열악한 환경에서 최소의 인원으로 움직여야 하는 중소기업이 대기업과 같을 수는 없으므로 효율적인 관리가 필요합니다.


    변리사(특허법률사무소)를 최대한 활용

    변리사는 산업재산권에 관한 법률문제를 다루는 전문가이며 특허법률사무소에는 각 기술분야의 전문가들이 있습니다.

    효율적이고 경제적인 산업재산권 관리를 위해서는 좋은 특허법률사무소를 선정하여 지속적인 거래를 유지하면서 특허법률사무소가 제공하는 서비스를 최대한 활용하는 것이 좋습니다.

    지속적인 거래를 할 경우 자사의 기술을 그 특허사무소가 완전히 이해하게 되고 때로는 개량발명에 대한 아이디어를 제공하기까지 합니다.


    지적재산권의 활용의 연구

    많은 특허를 받아 두는 것은 마치 부동산을 구입하는 것과 마찬가지로 회사의 재산이 늘어나는 것입니다.

    최근에는 M & A가 활발해지면서 기업자체도 상품이 되고 있습니다. 산업재산권을 많이 보유하고 있으면 기업의 가치도 오르게 됩니다.

    특허기술이 전부 사업에 적용되는 것은 아니지만 자사의 지적재산권을 영업과 시장개척에 활용하고 나아가서는 각가지 정책금융을 활용하는 수단으로 최대한 활용하여야 합니다.

    따라서 변리사와 상담시에도 자사의 업무를 충분히 이해시키는 것도 중요합니다. 법률과 기술뿐만 아니라 비지니스에도 감각을 갖춘 변리사를 만나면 훌륭한 활용방안을 들을 수도 있습니다.


    경영자의 이해가 성패의 관건입니다.

    훌륭한 경영자가 되기 위하여 전통적으로 요구되는 마켓팅, 재무관리, 인사관리 등에 대한 능력과 더불어 이제는 산업재산권의 이해가 필수가 되고 있습니다.

    아무리 훌륭한 지적재산권 관리자가 있더라도 경영진이 그 중요성을 이해하지 못하면 성과를 내기 어렵습니다. 단 하나의 특허가 기업을 죽이기도 하고 살리기도 하는 예가 허다한 만큼 중소기업에서는 경영자 스스로가 적극적인 태도를 갖고 산업재산권에 대한 이해를 높여야만 합니다.



  • 기업연구소와 특허

    “기술개발만이 살길" 이라는 명재를 이루기 위해서는 연구소에 있어서 체계적인 지적재산권 관리가 필수적입니다. 그렇지 못할 경우에는 자칫 기술개발이 죽는 길이 될 수 있습니다.

    예를 들어보면, 모 중소기업 연구소에서 막대한 자금을 투입하여 연구 개발한 결실을 얻어 새로운 제품을 시장에 내어 놓았고 소비자들의 반응이 좋아 생산시설을 확충하는 등 사업이 확장일로에 있었습니다. 그러나 이러한 기쁨도 잠시, 제품이 시장에 나온지 얼마되지 않아 이 신개발품이 다른 사람의특허권을 침해하는 것으로 판명되었습니다.

    그런 기술과 독립하여 독자적으로 개발했다는 사실이 특허침해를 정당화할 수 없으므로 결국 생산을 중지할 수 밖에 없었고 막대한 자금을 들였던 생산시설이 묶이면서 결국 도산할 수밖에 없었습니다. 사전에 관련 기술에 대한 조사를 재대로 하지 않았던 결과입니다.
    v 위에서 든 예에서 보듯이 연구소가 본래의 역할을 수행하기 위해서는 체계적인 산업재산권의 관리는 필수조건이라 할 수 있습니다. 그 필요성을 다음과 같이 정리해 볼 수 있습니다.


    연구성과의 가시화를 위하여

    특허 츨원/등록 건수는 연구소의 기술개발능력을 객관적으로 검증받을 수 있는 일차적 자료입니다.


    연구의욕의 고취를 위하여

    연구원들이 발명자로서 기록에 남게 되어 자긍심을 갖게 되며 연구목표가 분명해지므로 연구의욕이 높아집니다.


    연구소의 위상 제고를 위하여

    연구소가 단순히 기업의 비용발생처로 남아 있는 것이 아니라 특허등록 등을 통한 기업의 재산증식처의 역할을 할 수 있습니다.


    합리적 연구계획 수립을 위하여

    특허자료는 합리적 연구계획 수립이 근거가 될 기술동향 파악을 위해 가장 유용한 데이터베이스입니다. 기술정보 습득을 위한 보물창고이기도 합니다.


    기술의 평가를 위하여

    체계적인 특허관리를 통하여 모기업이 기술도입을 할 경우 대상되는 기술을 합리적으로 평가하고 로열티를 네고할 경우 근거를 확보할 수 있습니다.


    효율적 연구인력 관리를 위하여

    기술개발이 기업의 사활을 좌우하게 되면서 산업스파이가 기승을 부리고 있으며 특히 중소기업에 있어서는 애써 육성한 연구인력들이 스카우트 당하는 경우가 많습니다.




  • 블랙엔젤 대처방법

    중앙일보는 다음과 같이 2000. 2. 1일자 기획기사 "벤처 잡아먹는 블랙엔젤이 설친다"에서 벤처사업가들의 어려움을 심층보도하고 있습니다.
    벤처기업으로 성공을 꿈꾸며 오늘도 밤낮을 가리지 않고 기술 개발에 힘쓰는 벤처기업가들을 위해 블랙엔젤을 피하며 전략적으로 투자자들을 유치하는 방법을 알아봅니다.

    자금 사정이 어려운 벤처기업을 도와주는 투자자를 '엔젤(천사) ' 이라고 하는데 이를 가장해 벤처기업의 경영권. 기술정보. 물품 등을 빼앗아 가는 사람 혹은 기업을 업계에서는 '블랙엔젤' 이라고 합니다.

    아래의 기사는 현재 벤처투자가들이 가장 두려워하는 것, 즉 기술만 뺏기고 마는 것이 아닌가 하는두려움에 대해 잘 보도하고 있습니다.

    3차원 그래픽 소프트웨어 개발업체인 H사의 崔모 사장이 날벼락을 맞은 것은 지난해 3월. "2억원을 투자하겠다" 는 金모씨를 만나 자본금 5천만원의 법인을 설립한 지 3개월 만이었다.
    당초 원하는 대로 자금지원을 할 테니 사업에만 몰두하라던 金씨는 "그동안 적자만 봤다" 며 갑자기 "모든 사업권을 넘기라" 고 으름장을 놓았다.
    崔사장과 직원들은 그동안 월급도 반납한 채 밤낮없이 프로그램 개발과 아이템 창출, 영업전선에 뛰어들어 회사가 이제 막 정상궤도에 진입하려던 참이었다.
    "투자금액을 당장 물어내든지 사업권을 물려주고 나가라" 는 金씨의 집요한 협박에 崔사장은 결국 사업권을 내주고 말았다. 자금에 쪼들린 나머지 아무 의심없이 金씨의 투자제의를 받아들인 것이 화근이었다.
    벤처기업들에 투자를 미끼로 접근해 기술정보나 물품 또는 경영권을 빼앗아 가는 '블랙엔젤' 이 벤처업계에 활개치고 있다. 이들 블랙엔젤은 특히 정부가 벤처육성에 본격적으로 나서기 시작한 지난해 초부터 더욱 극성을 부려 대책마련이 시급한 실정이다.
    블랙엔젤이 노리는 대상은 주로 재무구조가 취약해 금융대출이나 기관투자를 유치하기 힘든 벤처 창업자들. 매출실적이 없어 정부의 지원자금을 타내기가 '하늘의 별따기' 인데다 까다로운 담보규정 때문에 금융기관이나 창업투자회사들로부터도 대출이나 투자를 받기가 어려운 이들의 약점을 노리는 것이다.
    선점(先占) 이 '생명' 인 벤처사업가들로선 단시일내 대규모 자금을 투자하겠다는 블랙엔젤들의 유혹에 솔깃할 수 밖에 없다. 블랙엔젤들은 창업 아이템을 도용, 정부지원금을 타내거나 유사제품을 먼저 출시하기도 한다.
    인터넷 쇼핑몰 업체인 C사는 창업자금 지원을 호소하는 내용을 인터넷에 띄웠다가 1억5천만 원을 투자하겠다는 블랙엔젤에 속아 사업계획서와 자료를 팩스로 보내주었으나 돈은커녕 얼마 뒤 다른 업체가 비슷한 사업내용으로 정부로부터 자금지원을 받았다는 소식만 들어야 했다.
    그러나 정부조차 이같은 블랙엔젤의 횡포에 속수무책이어서 문제의 심각성을 더해주고 있다.
    엔젤투자의 특성상 개인 대 개인으로 이뤄지는 데다 어차피 그 바닥에서 사업을 해야하는 피해자들로선 혹시 불이익이 생길까 우려해 노출을 꺼리기 때문이다.
    현재 중소기업청이 파악하고 있는 엔젤투자조합 및 클럽은 전국에 모두 16곳. 하지만 이들 외에 부동산 투기나 파이낸스 등으로 번 거액을 미끼로 한 수천 명의 블랙엔젤이 활동 중인 것으로 추산하고 있다.
    중소기업청 관계자는 "매년 3천여 개의 새로운 벤처기업이 생기고 있지만 솔직히 엔젤투자가 어떤 규모로 얼마만큼 이뤄지는지 알 수 없다" 며 "블랙엔젤에 의한 피해가 매년 적어도 수십억 원 정도는 발생하고 있을 것" 이라고 말했다.


    블랙엔젤의 다양한 수법

    투자가를 가장해 벤처기업가들이 공들여 쌓은 사업기반을 순식간에 가로채는 '블랙엔젤' 들은 그 수법 또한 다양하다. 동업을 하자고 했다가 투자금을 내세워 회사의 경영권을 가로 채거나 대신 수출을 해주겠다며 제품을 탈취(?) 해 달아나기도 한다. 심지어 기존 기업들이 자금과 기술지원을 미끼로 접근, 물정에 어두운 벤처창업자들을 울리기도 한다.


    경영권 탈취

    핸드폰 동영상 발송기술을 보유하고 있던 C사의 尹모(33) 사장은 직원 3명과 함께 1년여 동안 고생 끝에 지난해 10월 어렵사리 핵심기술의 90%정도를 개발한 상태에서 투자자 모집 광고를 인터넷에 띄웠다.이 때 중견기업 K사가 "투자하겠다" 며 경비 절감을 위해 자기 사무실에 입주할 것을 제안해왔다. 이에 尹사장은 K사가 주식의 55%를 인수하는 조건으로 계약서를 체결한 뒤 K사 사무실에 입주하고 2백50만원까지 지원받아 사업등록도 마쳤다.
    하지만 K사는 한달여만에 느닷없이 "사업성이 없어 더 이상 기술개발이 필요없다" 며 "앞으로 자금지원을 하지 않겠다" 고 선언했다.이에 尹씨는 K사측이 주식의 55%를 차지한데다 마땅한 대응방법이 없자 어쩔 수없이 몸만 빠져나올 수밖에 없었다.
    尹사장은 얼마후 K사가 정부로부터 3억원의 지원금을 받았다는 소식을 들었다.


    제품 가로채기

    전기가 통하는 섬유를 이용, 도난방지용 노트북 가방을 개발한 H무역 鄭모(37) 사장이 블랙엔젤의 마수에 걸려든 것은 지난해 3월. 제품개발까지 마쳤지만 자금이 달리던 鄭사장이 정부와 은행은 물론 창업투자회사를 찾아 투자요청을 했다가 매출실적이 없다는 이유로 번번이 퇴짜를 맞은 뒤였다. 鄭사장은 하는 수없이 인터넷에 엔젤투자를 요청하는 광고를 냈고, 이를 본 姜모씨가 찾아와 자신 소유의 안산시내 대지를 담보로 2억원의 대출을 받게 해주겠다고 제안했다.
    鄭사장은 은행에 상담한 결과 姜씨의 땅으로 15억원 이상의 대출이 가능하다는 답변을 듣고 대출을 추진하던 중 이번에는 姜씨로부터 "해외 거래처를 확보하고 있다" 며 "제품수출을 알선해 주겠다" 는 제안을 받았다. 이에 鄭사장은 믿거니하고 4천만 원 상당의 제품을 넘겨줬다. 하지만 제품을 넘겨준 뒤 姜씨와의 연락이 끊겼다. 확인결과 姜씨가 담보로 제공한 땅문서도 도난당한 인감으로 위조한 것이었다.


    사업계획서 빼돌리기

    인터넷 중고차 매매사업을 추진하던 鄭모(31) 씨가 친구의 형을 통해 Z사의 C사장을 소개받은 것은 지난해 7월. C사장은 鄭씨에게 사무실 운영비, 장비구입비, 6개월치 직원월급 등 자금 모두를 지원할 테니 동업하자고 제안했다. 鄭씨는 별도 법인을 만들어 지분 50%를 받고 공동대표를 맡는 조건으로 제의를 수락, 4개월간 준비해온 사업계획서와 자료를 공개했다.
    하지만 C사장은 자신의 회사 명의로 사업을 개시하자 별도법인을 만드는 것은 곤란하다고 말을 바꿨다. 너무 믿은 나머지 계약서도 쓰지 않은 터라 대응도 할 수 없다는 것을 안 鄭씨는 몸만 빠져나왔고 Z사는 지금도 인터넷에 중고차 매매 사이트를 운영하고 있다.


    이들 블랙엔젤의 마수를 피하는 방법은 다음과 같습니다.

    개발한 기술에 대하여 특허 출원등 지적재산권 보호를 서두른다.

    기술개발이 완료되거나 혹은 상품화 단계까지 사업화 되지는 못하였지만 기술 아이디어가 개발되었을 경우에는 서둘러 특허 또는 실용신안등록 출원을 하도록 합니다.
    이때 특히 유의할 점은 제 3자에게 공개되기 전에 출원을 해야 한다는 점입니다. 만일 이미 타인에게 공개된 경우에는 특허받을 수 있는 요건 중 "새로운 것이어야 된다"라는 요건을 위반하게 될 위험이 있습니다.
    또 특허 출원을 서둘러야 하는 이유는 우리나라는 동일하거나 유사한 아이디어에 대하여 경합될 경우에는 제일 먼저 출원한 사람에게 권리를 주는 소위 "선출원주의"를 택하고 있기 때문에 출원을 늦추는 경우에는 다른 사람에게 특허를 빼앗기게 될 수 있기 때문입니다.
    사업적인 아이디어는 원칙적으로 특허의 대상이 아니지만 영업비밀로 보호 될 수 있으며 또한, 인터넷 관련 사업 아이디어에 있어서는 이를 구현하기 위한 소프트웨어가 있어야 될 경우가 대부분이며 이 경우 특허로서 보호가 가능할 수 있습니다.


    반드시 특허 등을 출원한 후에 투자자들에게 기술을 공개하라

    일단 특허출원을 한 기술은 그 출원일 이후에 타인이 동일하거나 유사한 기술을 출원한다 하더라도 특허를 받을 수 없게 되므로 안심하고 제 3자에게 공개해도 됩니다.
    더욱이 특허출원서 자체가 기술설명서 및 독점권을 얻을 수 있는 범위를 자세히 설명해주는 권위있는 자료이므로 출원서 그 자체로서 투자자들에게 훌륭한 기술 설명서가 됩니다.
    이 출원서는 엔젤 투자자들에게 법률적으로 다음과 같은 의미를 갖게 되는 것입니다.
    이 기술이 특허를 받게 되면 나 아니면 다른 사람은 쓸 수 없다.
    이 기술을 훔쳐가면 특허침해가 될 가능성이 있다.
    내가, 즉 출원인으로 등재된 개발자가 이 기술에 대해 법적인 소유권이 있다.


    기술을 공개할 때에 비밀보장 각서를 받아라.

    투자 협의를 위해서 기술 개발자측으로서는 기술을 공개하지 않을 수 없습니다.
    이 경우 특허출원서를 공개함으로써 기술 설명을 대신할 수 있지만 이때에도 기술을 설명받는 엔젤 투자자들을 누구누구인가를 명확히하고 그 특정된 사람에게만 기술을 공개하면서 "이 협의 과정에서 알게 된 xxx에 관련된 기술에 대해서는 타인에게 공개하거나 허락없이 그 기술을 사용하지 아니한다" 라는 취지의 서면 각서를 작성하여 그들로 하여금 날인하도록 합니다.
    이러한 각서는 특허나 실용신안의 대상이 되지 못하는 사업 아이디어나 인터넷 컨텐츠 자체를 공개할 때 특히 유용합니다. 각서를 받게 되면 훗날 일이 잘못될 경우 "부정경쟁방지법 및 영업비밀 보호에 관한 법률"에 의거하여 영업비밀침해 등의 책임을 물을 수 있는 가능성을 갖게 됩니다.


    투자 협의시 투자방법에 대해 전략적으로 접근하라.

    일단 특허를 받거나 출원한 상태라면 기술개발자(벤처사업가)측의 재산권이 됩니다.
    따라서 엔젤 투자자들은 현금으로 투자하는 반면 기술개발자들은 특허 등 지적재산권으로 출자를 하는 형태가 될 것입니다.
    특히 별도의 법인을 세워 사업화를 도모할 경우에는 엔젤투자자들이 그 법인의 절대 대주주로 들어오는 경우는 피하는 것이 좋으며 더욱이 그 법인에게 특허권이나 특허출원 명의를 양도하라고 요구받는 경우는 각별히 유의해야 합니다.
    만일 그 법인에게 특허권을 양도한다면 기술개발자 개인으로서는 아무런 자기 재산권이 없게 되는 셈이 되기 쉽고 블랙엔젤의 희생물이 될 가능성이 더 커지게 됩니다.
    기술투자자들로서는 법인의 경영권을 확보했을 경우가 아니라면 특허권을 양도하는 것보다는 일정기간 동안 독점적 라이센스인 전용실시권을 허여하는 방안을 모색해 볼 수 있습니다.
    즉, 블랙엔젤의 위협을 피하기 위해서는 가능한한 특허권에 대한 권리를 확보, 유지하는 것이 필요합니다.


    개량기술을 계속 개발하고 이를 특허출원 하라.

    상기와 같은 대처에 철저히 한다고 해도 초기 기술은 원가나 생산기술면에 여전히 기술적 문제가 남아 있는 경우가 많으므로 기술 개발자는 그러한 문제점을 해결하기 위한 개량기술을 계속 개발하여 꾸준히 특허출원을 하도록 해야 합니다.
    이를 게을리 할 경우는 타인이 오히려 상품성이 높은 기술을 개발하여 특허를 획득하게 되고 이 경우에는 복잡한 문제가 발생할 수 있습니다.